Как ускорить регистрацию товарного знака ИТ-компании

Товарный знак – обозначение, которое позволяет отличать и выделять товары и услуги одних производителей от аналогичных товаров и услуг иных производителей.

Данное средство индивидуализации активно используется и в ИТ-отрасли: используется в названиях программ и приложений, доменных именах, рекламе, наносится на товары (диски с программами), используется для обозначения услуг веб-студиями и т.д.

Оглавление:

Риски отсутствия своевременной регистрации товарного знака

Зачастую, ИТ-стартапы на начальном этапе вкладывают все средства в разработку, продвижение и продажу продукта. Вопрос же с товарным знаком откладывается на «потом», когда продукт покажет себя как успешный, выйдет на окупаемость и т.п.

К сожалению, такая стратегия имеет существенные риски:

• обозначение может скопировать недобросовестный конкурент в целях использования раскрученного вами наименования продукта или запрета его использования;
• обозначение может быть подано на регистрацию в качестве товарного знака патентным троллем для последующего вымогательства под угрозой существенных штрафов или запрета использования наименования;
• тождественное или сходное до степени обозначение может уже быть зарегистрировано ранее в качестве товарного знака, поэтому с самого первого для вы будете нарушать его права, что может привести к крупным финансовым потерям – возмещение убытков/выплата компенсации, затраты на ребрендинг и пр.

Уже перечисленных выше рисков достаточно для того, чтобы всерьез задуматься о защите своего обозначения сразу же, еще перед началом его использования.

Отсутствие регистрации несет существенные риски для бизнеса, в связи с чем регистрацией товарного знака нельзя пренебрегать и следует включить данный вопрос в число первых в своем бизнес-плане.

Какие преимущества предоставляет регистрация товарного знака

1. Выступает гарантом безопасности: перед регистрацией в качестве товарного знака, обозначение проходит экспертизу в Роспатенте на соответствие требованиям, предъявляемым к товарным знакам, в т.ч. проверяется на тождество и сходство с уже существующими, а также ранее заявленными на регистрацию товарными знаками. Если ваше обозначением получило регистрацию, значит оно прошло проверку.
2. Позволяет расширить бизнес путем заключения договоров коммерческой концессии (франчайзинга). Франшиза без товарного знака существовать не может.
3. Дает возможность защититься от контрафакта, ввозимого из-за рубежа, через внесение товарного знака в специальный Таможенный реестр. Как только на границу поступит товар со сходной маркировкой, таможенная служба сообщит вам, и вы сможете не допустить ввоз контрафактного товара.
4. Позволяет увеличить стоимость компании. Товарный знак можно внести в уставный капитал, поставить на бухгалтерский баланс в качестве нематериального актива.
5. Предоставляет новые источники дохода. Права на использование товарного знака можно предоставить другим лицам по лицензионному договору, также можно полностью уступить права на товарный знак третьему лицу по договору отчуждения.
6. Позволяет требовать взамен возмещения убытков за нарушение права на товарный знак – выплаты компенсации в размере от 10 000 руб. до 5 млн. руб. В последнем случае вам не нужно доказывать размер причиненных убытков, что значительно упрощает процесс.
7. Открывает выход на международный рынок. Наиболее выгодный, быстрый и удобный способ защиты товарного знака за рубежом – подача международной заявки по Мадридской системе регистрации товарных знаков, которая позволяет подать одну заявку и получить охрану сразу в нескольких зарубежных странах. При этом заявителю необходимо иметь национальную регистрацию.

Список преимуществ можно перечислять и дальше. Однако, бесспорно, регистрация товарного знака – важный и необходимый шаг в развитии успешного бизнеса как в сфере ИТ, так и в любой другой.

Регистрация товарного знака предоставляет его владельцу существенные преимущества перед конкурентами, большинство из которых просто невозможно получить иным путем.

Процедура регистрации товарного знака

Стандартная процедура регистрации товарного знака может занимать порядка 1,5 лет и состоит их следующих этапов:

1. Регистрация заявки и проведение формальной экспертизы на предмет соответствия заявочной документации установленным требованиям.
На данном этапе проверяется правильность заполнения документов, их комплектность, полнота и соответствие приведенных в заявлении сведений, оплата необходимых пошлин.

2. Экспертиза обозначения с целью определения возможности его регистрации.
Данная стадия предполагает экспертизу обозначения на соответствие требованиям, предъявляемым к товарным знакам.

В частности, эксперт проверяет следующее:

1. Оригинальность обозначение. Если обозначение состоит только из простых описательных элементов, которые являются единственными элементами товарного знака или занимают доминирующее положение в нем, то в регистрации такого обозначения будет отказано.
   Например, не пройдет регистрацию обозначение «техническая поддержка» для услуг по технической поддержки программ или «компьютерная игра» для компьютерной игры. Такие обозначения непосредственно характеризуют товары и услуги и должны быть свободны для использования любыми изготовителями и лицами, оказывающими соответствующие услуги.
2. Наличие ложных и/или вводящих в заблуждение элементов. Товарный знак не должен дезинформировать потребителя о товаре (услуге), их характеристиках. Также не следует подавать на регистрацию чужое незарегистрированное в качестве товарного знака, но уже ставшее достаточно известным среди потребителей как обозначение, принадлежащее определенному лицу. Такие действия могут рассматривать как попытка ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара, а также пресекаться на основе положений о недопущении недобросовестной конкуренции.
3. Наличие бранных слов и нецензурных выражений. Товарный знак не должен оскорблять ни человечество в целом, ни отдельные группы лиц, а также не должен пропагандировать запрещенную деятельность.
4. Уникальность обозначения. Не допускается регистрация обозначений, которые тождественны или сходны до степени смешения с товарными знаками или ранее заявленными на регистрацию обозначениями других лиц.
   Непрохождение проверки на уникальность – одно из наиболее частых оснований для отказа в регистрации товарного знака.
   Снизить риски отказа по данному основанию можно в случае проведения предварительного поиска по базам данных товарных знаков Роспатента. Данную проверку важно проводить не только перед подачей заявки на регистрацию товарного знака, но и перед началом использования обозначения. Используя непроверенное обозначение, вы рискуете сами стать нарушителями чьих-нибудь прав на товарный знак.

Данный перечень далеко не полный список требований, которым должно соответствовать обозначение, чтобы иметь возможность быть зарегистрированным в качестве товарного знака.

Если обозначение успешно прошло проверку, то начинается следующий этап.

3. Регистрация товарного знака и выдача свидетельства на товарный знак.

В отношении обозначения, прошедшего проверку с положительным результатом, выносится решение о регистрации товарного знака.

Для осуществления регистрации и выдачи свидетельства заявителю необходимо оплатить пошлину в установленном размере.

После получения оплаты, Роспатент регистрирует обозначение, присваивая ему особый регистрационный номер и вносит в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ, а также выдает свидетельство на товарный знак. Последнее, по общему правилу, выдается сейчас в электронной форме. Но по ходатайству правообладателя, ему может быть выдан и бумажный вариант.

Таким образом, процедура регистрации товарного знака достаточно трудоемкий процесс, в котором принимает участие множество специалистов как со стороны Роспатента, так и со стороны заявителя, что и определяет достаточно долгий срок регистрации.

Однако главное вовремя начать, поскольку приоритет отсчитывается от даты подачи заявки, а не от даты регистрации. Именно с даты подачи заявки начинает отсчет срок действия права на товарный знак, в случае его регистрации, а также любые заявки третьих лиц, поданные после указанной даты и содержащие тождественные или сходные до степени смешения обозначения уже никоим образом не будут препятствовать вашей регистрации.

Ускоренная регистрация товарного знака

Отвечая на потребности бизнеса, Роспатент предусмотрел возможность сокращения сроков регистрации товарного знака всего до 2-х месяцев!
Возможность ускорения производится за счет сокращения сроков по второму этапу – экспертиза по существу. Так, заявитель, желающий пройти регистрацию в ускоренном порядке может заказать в ФИПС Роспатента платный поиск по обозначению по базам Роспатента. Такой поиск проводится по всем 45 классам товаров и услуг.

Стоимость поиска будет зависеть от вида проверяемого обозначения:

• по словесному обозначению – 94 400 руб.;
• по изобразительному обозначению – 94 400 руб.;
• по комбинированному обозначению – 188 800 руб.

Срок проведения проверки – 10 дней (возможно проведение проверки и в более короткий срок (до 1 дня), однако стоимость проверки при этом значительно возрастает).

Получив результаты информационного поиска, необходимо направить их в Роспатент вместе с ходатайством о проведении экспертизы обозначения по поданной заявке на товарный знак в ускоренном порядке.

Таким образом, заказав в ФИПС Роспатента платный информационный поиск можно сократить срок регистрации товарного знака всего до пары месяцев, что несомненно может стать незаменимой возможностью в ситуации, когда товарный знак нужен срочно.

Преимущества и недостатки ускоренной регистрации

Преимущества ускоренной регистрации:

• существенное сокращение срока регистрации товарного знака (данная услуга актуальна для тех, кто действительно не может ждать, например, когда товар уже промаркирован и подходит к таможне),
• платный поиск осуществляет та же организация, что в последующем будет рассматривать заявку на товарный знак (т.е. риск получения некачественного или иного результата минимален),
• нет ограничений по сроку подачи заявки после проведения поиска (однако очевидно, что результаты могут потерять актуальность, а значит и результаты экспертизы могут быть иными).

Недостатки ускоренной регистрации:

• высокая плата за проведение поиска, которая может быть весьма обременительна для малого бизнеса;
• отсутствие гарантий (ежедневно в Роспатент поступают десятки, сотни, а то и тысячи заявок на регистрацию товарных знаков, поэтому даже при соблюдении всех необходимых действий можно столкнуться, например, с такой ситуацией, когда препятствующий регистрации вашего обозначения знак будет подан за день до вашей заявки);
• фактический срок может в итоге быть и больше 2-х месяцев, т.к. ускорение происходит только за счет сокращения сроков по второму этапу.

Однако иные этапы (формальная экспертиза, выдача свидетельства и пр.) проходят в обычном порядке.

Сами условия ускоренной процедуры регистрации накладывают ограничения на ее использование. Идти по этой процедуре следует в случае, когда есть как обоснованная уверенность в положительном результате экспертизы обозначения (это возможно, например, в случае проведения предварительной проверки обозначения с помощью патентного бюро АйТи-Лекс), так и необходимые средства для проведения ускоренной регистрации. При этом подавать заявку на регистрацию товарного знака следует как можно ближе к дате поиска, чем дольше будете медлить, тем выше риск утраты актуальности результатов.

С помощью нашей компании для компьютерных игр по ускоренной процедуре были зарегистрированы товарные знаки: «AXLEBOLT» (свидетельство № 728916) и «STANDOFF» (свидетельство № 728917).

Таким образом, перед тем как воспользоваться ускоренной регистрацией следует взвесить все “ЗА” и “ПРОТИВ”.

Альтернативные варианты ускорения регистрации

Предложенный Роспатентом вариант ускоренной регистрации может оказаться «по карману» далеко не каждому бизнесмену. В таком случае можно использовать иные способы ускорения регистрации. Такие способы не смогут гарантировать вам сокращение сроков, но при прочих равных подсобят в более быстром прохождении процедуры.

Среди способов можно выделить следующие:

1. Заблаговременная проверка обозначения на соответствие требованиям законодательства, в т.ч. на сходство и тождество с товарными знаками других лиц. Правильная оценка и полноценная проверка обозначения перед подачей заявки на регистрацию позволит своевременно принять меры по преодолению оснований для отказа – внести изменения в обозначение, в перечень товаров и услуг, заручиться согласием на регистрацию товарного знака и пр. Специалисты нашей компании помогут вам с проверкой обозначения и выдадут рекомендации для преодоления препятствий к регистрации товарного знака.
2. Электронная подача заявки и ведение переписки с Роспатентом в электронной форме. Электронное взаимодействие с Роспатентом не только позволяет сократить сроки на переписки и незамедлительно получать/отправлять любую корреспонденцию, но и обеспечит скидку в 30% на уплату пошлин. Воспользоваться данным преимуществом можно подав заявку на регистрацию товарного знака через нашу компанию.
3. Соблюдение установленных сроков действий по регистрации товарного знака со своей стороны, включая направление ответов на запросы и уведомления экспертизы. Если вы заблаговременно оплатите пошлины, будете быстро реагировать на запросы экспертизы, качественно готовить и своевременно направлять ответы, то все это также позволит эксперту рассмотреть и принять решение по вашей заявке быстрее.
4. Вы также можете направить вместе с заявкой или в процессе делопроизводства просьбу рассмотреть вашу заявку в более быстром порядке. Эксперта данная просьба ни к чему не обязывает, но она может быть принята им во внимание, особенно, если подкреплена какими-либо документами, подтверждающими обоснованность просьбы (например, договор на получение субсидии, где одним из условие является наличие товарного знака).

Воспользовавшись вышеуказанными способами, можно получить регистрацию в сроки, которые вполне сравнимы с ускоренной регистрацией – 4-7 месяцев. Итоговый срок будет также зависит от загруженности эксперта, которому попадет на рассмотрение ваша заявка на товарный знак.

Таким образом, существует несколько возможностей для ускорения процедуры регистрации товарного знака. Использование их в совокупности обеспечит максимальное сокращение сроков рассмотрения заявки и позволит получить свидетельство на товарный знак в наикратчайшие сроки.

Несмотря на все преимущества ускоренной регистрации, предложенной Роспатентом, для кого-то данная процедура может оказаться финансово недоступной или, учитывая наличие сходных обозначений, неоправданной с точки зрения оценки рисков.

Использование же дополнительных способов ускорения и при стандартной процедуре может привести к достаточно быстрой регистрации товарного знака. Поэтому главное не медлить и подавать заявку на регистрацию товарного знака как можно скорее, чтобы закрепить за собой приоритет.

© Юридическая компания "АйТи-Лекс", 2022

Юристы в сфере ИТ

Товарный знак Intellectual property