Задать вопрос Есть вопрос? русen
Юридическое обслуживание проектов
в сфере информационных технологий

Памятка для владельца товарного знака

Готовое решение для вашего бизнеса
Оформление прав на торговую марку в России и за рубежом

Наличие товарного знака не только предоставляет его правообладателю различные права и преимущества, но и налагает обязанности. О чем нужно помнить правообладателю товарного знака читайте ниже.

Оглавление:

Зачем нужен товарный знак

Товарный знак
обозначение, которое индивидуализирует программные продукты ИТ-компании, услуги веб-студии, маркетплейса и пр.

Наличие товарного знака дает множество преимуществ своему владельцу, например:

  1. монополию на использование обозначения, т.е. никто другой без разрешения правообладателя товарного знака не сможет использовать данное обозначение в качестве товарного знака для товаров и услуг, в отношении которых он зарегистрирован;
  2. возможность защитить обозначение от посягательств конкурентов и патентных троллей, а также взыскать с нарушителей убытки или потребовать компенсацию в размере от 10 тыс. до 5 млн. рублей;
  3. пресечь ввоз контрафакта из-за рубежа путем внесения товарного знака в Таможенный реестр (ТРОИС);
  4. масштабировать и развивать бизнес путем открытия франшиз (по закону без товарного знака невозможно заключить договор коммерческой концессии), выдачи лицензий на использования товарного знака другим лицам, постановки товарного знака на баланс в качестве НМА, внесения в уставный капитал, передачи под залог для получения инвестиций для развития бизнеса;
  5. воспользоваться Мадридской системой регистрации товарных знаков, чтобы подать международную заявку на регистрацию товарного знака и получить защиту обозначения в выбранных зарубежных странах;
  6. увеличить стоимость компании и выгодно продать товарный знак или бизнес в целом.

Данный список привилегий можно продолжать и дальше.

Однако многие забывают, что наличие товарного знака налагает на его владельца также и ряд обязанностей.

Для защиты бизнеса недостаточно зарегистрировать товарный знак, не менее важно правильно управлять им.

Остановимся на основных обязанностях правообладателя товарного знака подробнее.

Обязанность использовать товарный знак

Товарный знак регистрируется для введения и активного участия в экономическом обороте. В связи с чем, использование товарного знака – незыблемое условие сохранения прав на него.

Процитируем статью 1514 Гражданского кодекса РФ:

«1. Правовая охрана товарного знака прекращается:

3) на основании принятого в соответствии со статьей 1486 настоящего Кодекса решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием»

В свою очередь, статья 1486 ГК РФ гласит, что правовая охрана товарного знака может быть досрочно прекращена в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Итак, если товарный знак не используется более 3х лет подряд, охрана такого товарного знака может быть досрочно прекращена.

Прекращение товарного знака по данному основанию осуществляется по специальной процедуре через суд по иску заинтересованного лица (конкурента). При этом обязательно соблюдение досудебного порядка: правообладателю направляется предложение обратить в Роспатент с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех или части товаров.

Если в течение 2х месяцев с момента направления предложения правообладатель не подаст заявление на отказ от товарного знака или не заключит договор отчуждения, то заинтересованное лицо может в течение 30 дней обратиться в суд с соответствующим иском. Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Обязанность по доказыванию использования товарного знака ложится на правообладателя.

Важно также учитывать, что товарный знак должен использоваться в том виде, в котором он зарегистрирован. Если компания зарегистрировала товарный знак в одном виде (например, комбинированный знак, включающий слово и логотип в определенном исполнении), а использует его исключительно в другом виде (например, только слово и в другом исполнении), то такое использование не будет принято судом в качестве доказательства использования товарного знака.

Рекомендации: крайне важно активно использовать зарегистрированный товарный знак, а также сохранять доказательства использования (договоры поставки, купли-продажи, чеки, платежные квитанции, подтверждающие введение товара в гражданский оборот и пр.). При этом если правообладатель сам не использует товарный знак, то он может предоставить право использования другим лицам (выдать лицензию). Однако в этом случае также важно позаботиться о наличии доказательств использования товарного знака лицензиатом.

Если ваш товарный знак еще не зарегистрирован, то при подаче заявки на регистрацию товарного знака следует выбрать наиболее используемый вариант обозначения, чтобы в последующем облегчить себе сбор доказательств использования товарного знака.

Если же со временем ваш товарный знак претерпел существенные изменения, то следует подать на регистрацию в качестве товарного знака новый вариант обозначения (т.е. зарегистрировать еще один товарный знак).

Поддержание актуальности информации

Если у вашей компании сменилось наименование, адрес, перестал быть актуальным адрес для переписки – необходимо внести изменения в Государственный реестр товарных знаков.

Внесение изменений носит заявительный порядок, т.е. осуществляется Роспатентом не по собственной инициативе, а исключительно по заявлению правообладателя (п. 1 ст. 1505 ГК РФ). В связи с этим вся ответственность за поддержание актуальности сведений ложится на правообладателя.
Заявление на внесение изменений подается в Роспатент по установленной форме в бумажном или электронном виде. За рассмотрение заявления и внесение изменений в Государственный реестр товарных знаков взимается пошлина.

Также если после регистрации вами обнаружены ошибки (опечатки и т.п.) в наименовании компании или адресе, то их также следует исправить посредством подачи заявления на исправление очевидных и технических ошибок.

Не менее важно поддерживать «актуальность» и самого обозначения. В процессе использования обозначение может претерпевать изменения. Если такие изменения несущественны, вы можете внести изменения в текущую регистрацию и обновить таким образом вид зарегистрированного товарного знака. Если же изменения меняют существо, общее впечатление от знака, то потребуется уже регистрация нового товарного знака. При этом следует провести предварительную проверку обозначения, чтобы оценить возможность регистрации обозначения в новом виде.

Отсутствие своевременной актуализации сведений может стать препятствием для последующей регистрации сделок с товарным знаком, а также продлением срока действия исключительного права на товарный знак.

Так, предоставление права использования товарного знака по лицензионному договору подлежит регистрации в Роспатенте. Однако, если сведения о правообладателе, содержащиеся в лицензионном договоре, не будут совпадать со сведениями, имеющимися в Государственном реестре товарных знаков, Роспатент не зарегистрирует соответствующее распоряжение товарным знаков.

Рекомендации: поддерживайте актуальность содержащихся в Государственном реестре товарных знаков сведений. Помните, что любые негативные последствия, связанные с несвоевременным уведомлением Роспатента об имеющихся изменениях, лягут на вас.

Также на адреса правообладателя третьи лица могут направлять запросы на получение писем-согласий, предложения о сотрудничестве (предоставлении лицензии на товарный знак), а Роспатент направляет уведомления об оспаривании регистрации товарного знака (когда третьим лицом подано возражение против регистрации товарного знака), при неактуальных адресах данные письма не дойдут до адресата. В последнем случае, правообладатель может даже лишиться права на товарный знак.

Регистрация распоряжения товарным знаком по договору

Товарные знаки относятся к тем объектам интеллектуальной собственности, которые не только сами подлежат регистрации, но и распоряжение правом на них по договору необходимо регистрировать. В частности, регистрации подлежит перехода исключительного права на товарный знак по договору об отчуждении исключительного права, залог исключительного права, предоставление другому лицу права использования товарного знака по лицензионному договору, договору коммерческой концессии. Без такой регистрации предоставление переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считается несостоявшимся (п. 6 ст. 1232 ГК РФ).

Указанное подтверждается и судебной практикой. Например, процитируем Постановление СИП от 31.08.2017 по делу N А56-69163/2016:

«правовым последствием отсутствия регистрации договора коммерческой концессии является не недействительность этого договора, а признание несостоявшимся предоставления права.».

Содержание заявления о государственной регистрации распоряжения исключительным правом на товарный знак по договору будет различаться в зависимости от вида договора. За рассмотрение заявления и регистрацию распоряжения уплачивается пошлина в Роспатент в установленном размере.

Рекомендация: необходимо своевременно регистрировать договорное распоряжение правом на товарный знак в Роспатенте. При этом следует также сверять сведения о правообладателе в договоре и в Реестре товарных знаков и при выявлении несоответствий заблаговременно подать заявление о внесении изменений в Роспатент.

Регистрация изменений и расторжения договоров с товарным знаком

Если в условия договора по распоряжению исключительным правом на товарный знак были внесены изменения, например, изменился вид лицензии, расширена/сужена территория использования, был продлен срок лицензии, изменились реквизиты сторон, либо стороны вовсе решили расторгнуть договор, они должны уведомить об этом Роспатент.

Регистрация изменения / расторжения также осуществляется в заявительном порядке и требует уплаты пошлины.

Рекомендации: изменения, вносимые в договор, и расторжение договора подлежат обязательной регистрации в Роспатенте. Не следует затягивать с регистрацией таких изменений, в противном случае несоответствия между условиями зарегистрированного договора и измененными условиями незарегистрированного дополнительного соглашения могут привести к весьма негативным последствиям для сторон договора.

Регистрация смены правообладателя без договора

Закон требует регистрировать не только распоряжение правом по договору, но и переход права без договора. Последний может быть результатом реорганизации компании-правообладателя или произойти в случае смерти правообладателя-предпринимателя, когда права переходят в порядке наследования.

При реорганизации юридических лиц исключительное право на товарный знак, по общему правилу, переходит к правопреемнику и подлежит защите с момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ (ст. 57, 58, п. 6 ст. 1232 ГК РФ).

С этого момента правопреемник может самостоятельно использовать товарный знак, а также защищать исключительное право на товарный знак, в том числе путем обращения в суд.

Однако реализация правомочий в полном объеме невозможна до государственной регистрации перехода права без договора в Роспатенте, в частности невозможно распоряжение правом, а равно совершение любых действий, определяющих порядок существования исключительного права (п. 6 ст. 1232 ГК РФ).

Обратим внимание на пункт 50 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»:

«Если лицо, к которому переходит исключительное право, не обратилось за государственной регистрацией перехода данного права после завершения реорганизации, то риск возможных неблагоприятных последствий для взаимоотношений с третьими лицами лежит на нем как на правообладателе.»

Например, если стороны не зарегистрируют переход права, а срок действия товарного знака подходит к концу и требуется его продление.

Правопреемник должен сначала зарегистрировать переход права к нему без договора, а потом уже подать заявление на продление срока действия правовой охраны на товарный знак. Однако в случае, когда срок подачи заявления о продлении срока действия ТЗ ограничен, то возможна одновременная подача заявления о государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак и заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак (Постановление Конституционного суда РФ от 03.07.2018 № 28-П).

Рекомендации (вывод): только своевременная регистрация перехода права позволит сторонам избежать возможных негативных последствий.

Продление срока действия исключительного права на товарный знак

Согласно положениям ст. 1491 ГК РФ исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент.

Срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права. Продление срока действия исключительного права на товарный знак возможно неограниченное число раз.

Таким образом, продление права на товарный знак также является действием, носящим заявительный характер. При этом Роспатент не рассылает напоминаний о необходимости подачи заявления и уплаты пошлины за продление срока действия исключительного права на товарный знак.

Обязанность помнить о необходимости продления и совершить все необходимые для этого действия лежит на правообладателе. Если правообладатель не подаст заявление на продление в течение последнего года действия, законом предусмотрен «последний шанс» в виде 6-ти месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи указанного заявления, при этом необходимо будет подать дополнительное ходатайство и оплатить еще одну пошлину.

Если же правообладатель пропустит и этот срок, то исключительное право на товарный знак будет прекращено. И единственным выходом будет только подача на регистрацию нового товарного знака.

Рекомендация: следует заблаговременно подавать документы на продление срока действия права на товарный знак, поскольку как почтовая связь, так и электронные сервисы могут давать сбои и подавая документы в последний день срока правообладатель рискует не успеть.

Итак, наличие товарного знака как предоставляет правообладателю множество дополнительных прав и преимуществ, так и накладывает на него определенные обязанности.

Следует также помнить, что ежедневно на регистрацию в качестве товарных знаков подаются все новые и новые обозначения. Некоторые из них могут оказаться сходными и создать конкуренцию вашему обозначению, поэтому следует не только следить за актуальностью собственной регистрации товарного знака, но и мониторить заявки на регистрацию иных лиц.

В случае выявления заявки на сходный товарный знак можно подать обращение в Роспатент и воспрепятствовать регистрации товарного знака, который может в последующем составить конкуренцию. А если обозначение уже зарегистрировано – оспорить регистрацию в административном порядке, а в случае необходимости также в судебном порядке.

При правильном управлении зарегистрированный товарный знак сможет стать сильным активом и залогом успеха вашего бизнеса.

8. Примеры зарегистрированных товарных знаков

В заключение приведем несколько товарных знаков, зарегистрированных с нашей помощью.

свидетельство № 628680, зарегистрирован для программного обеспечения в области разведке месторождений и добычи нефти и газа, а также услуг, связанных с ним
свидетельство № 717496, зарегистрирован для программных продуктов, баз данных и услуг по разработке, обслуживанию ПО и баз данных
свидетельство № 659470, зарегистрирован для товаров и услуг инженерно-технического центра
свидетельство № 686452, зарегистрирован для услуг дизайн-судии
свидетельство № 660329, зарегистрирован для конференций и мероприятий в сфере ИТ, а также прочих связанных с этим услуг
свидетельство № 839351, зарегистрирован для компьютерной игры и связанных с играми услуг

(C) Юридическая компания "АйТи-Лекс", 2022

Юристы в сфере ИТ

Заинтересовала услуга?Не нашли ответа?
Узнать ценуЗадать вопрос

Товарный знак

Оценка:
© ООО «АйТи-Лекс», 2008–2022 Правовая информация
О компании АйТи-ЛексКоманда ИТ юристовНовости АйТи-ЛексКонтактыМеждународные контрактыСоглашения для сайтовДоговоры на разработку ПОЛицензионные договорыДоговоры поставки ПОДоговоры техподдержки и SEOДля разработчиковДистрибьюторамИнтернет-сервисамВеб-студиямСтартапамБаза документов
Информация
Новости ИТ праваСтатьи по ИТ-правуФорум ИТ-юристовFAQ в ИТ-правеСоветы ИТ-стартапамКарта сайта
© ООО «АйТи-Лекс», 2008–2022 Правовая информация