Регистрация товарного знака для ИТ-компаний

Оглавление:

С развитием ИТ-технологий и появлением на рынке большого количества программных решений, ИТ-компаниям стало просто необходимо как-то выделиться среди конкурентов.

Звучное название, оригинальный логотип – все это позволяет заинтересовать и побудить потребителей выбрать именно ваше программное решение среди тысяч других.

Для этой цели и существуют товарные знаки.

Что такое товарный знак

Для того, чтобы пользователь мог безошибочно найти ваш сайт в сети Интернет, ваш программный продукт в магазине приложений, им нужно дать уникальное название.

Такое название служит «визитной карточкой» вашего программного продукта.

В связи с чем, недостаточно просто придумать обозначение, его нужно еще и зарегистрировать, чтобы оно приобрело статус товарного знака.

Зачем ИТ-компании товарный знак

Товарный знак предоставляет своему обладателю множество привилегий:

1. Выступает гарантом качества ИТ-продукта;

2. Предоставляет широкий перечень способов защиты от патентных троллей, ИТ-пиратов, позволяет привлекать нарушителей к ответственности и взыскивать с них компенсации в размере от 10 тыс. до 5 млн. рублей;

3. Увеличивает стоимость компании – зарегистрированный товарный знак можно поставить на баланс в качестве НМА, внести в качестве вклада в уставный капитал, отдать под залог;

4. Подтверждает права на использование обозначения перед контрагентами и инвесторами;

5. Масштабирование ИТ-бизнеса путем создания развитой франчайзинговой сети (без товарного знака открыть франшизу просто невозможно), что позволит в разы увеличить доходы компании.

Эти и другие преимущества побуждают ИТ-компании регистрировать свои обозначения в качестве товарных знаков.

Разновидности товарных знаков для ИТ

В качестве товарных знаков можно зарегистрировать:

1. Слова или фразы

Например, нами сопровождалась регистрация названий для компьютерных игр:

(свидетельство № 559535), (свидетельство № 666189), (свидетельство № 728917), (свидетельство № 732428) и др.

Также можно зарегистрировать название самой ИТ-компании:

(свидетельство № 789819), (свидетельство № 547395), или

доменное имя сайта:

(свидетельство № 859500) и пр.

2. Графические изображения

С нашей помощью получили охрану мозговой слизень и НЛО сервиса Habr: (свидетельство № 781146) и (свидетельство № 785420).

3. Комбинации из словесных и изобразительных элементов

Логотипы наших заказчиков - игры (свидетельство № 820577), мобильного торгового приложения (свидетельство № 818882), хостинг-провайдера (свидетельство № 838118), цифровой платформы (свидетельство № 617045) получили охрану в качестве товарных знаков.

Вышеуказанные разновидности товарных знаков являются наиболее популярными. Однако существуют и иные виды – цветовые знаки (например, компания МТС зарегистрировала красный цвет (свидетельство № 560598) для услуг в области телекоммуникаций), объемные, звуковые, обонятельные, вкусовые, позиционные, световые, изменяющиеся (например, для сервиса Яндекс Карты зарегистрирована «секция светофора», в которой меняются сигнальные цвета и баллы, отображающие загруженность автомобильных дорог (свидетельство № 526621), голографические и др.

Что следует учитывать при регистрации товарного знака для ИТ

Для того, чтобы обозначение стало товарным знаком, оно должно быть:

1. Оригинальным. Роспатент не зарегистрирует в качестве товарного знака слова «программа», «software», «веб-студия» и т.п., поскольку они никак не индивидуализируют товары конкретного изготовителя. Поэтому любые описательные элементы, общеупотребляемые термины, не обладающие различительной способностью элементы (простые буквы, не образующие слов, цифры, геометрические фигуры и т.п.) можно включать в товарный знак только в качестве неохраняемых элементов и при этом они не должны занимать в нем доминирующее (главенствующее) положения. Чем фантазийнее обозначение, тем выше шансы на его регистрацию.

2. Уникальным. Нельзя зарегистрировать обозначение, которое тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком или ранее заявленным на регистрацию обозначением другого лица. Для того, чтобы минимизировать риски отказа в регистрации, перед подачей заявки на регистрацию товарного знака следует провести проверку обозначения по базам Роспатента. Если сходное обозначение будет обнаружено, то есть повод задуматься над его изменением, либо можно обратиться к правообладателю старшего товарного знака с просьбой выдать согласие на регистрацию вашего обозначения. Если последнее будет получено, знак зарегистрируют.

3. Не ложным и не вводящим в заблуждение. Не включайте в обозначение элементы, которые заведомо не соответствуют действительности и при этом могут привести в замешательство потребителя. Также не стоит пытаться зарегистрировать чужое, еще не зарегистрированное, но уже известное на рынке обозначение.

4. Не нарушать принципы гуманности и морали, общественные интересы. Несмотря на популярность скандального пиара, Роспатент его вряд ли оценит, поэтому включая в товарный знак жаргоны, оскорбляющие фразы и иные подобные элементы, вы рискуете получить отказ в регистрации.

5. Не содержать официальную символику (гербы, флаги и пр.).

Это далеко не исчерпывающий перечень требований, однако они покрывают наиболее распространенные основания для отказа в регистрации товарного знака.

Как зарегистрировать товарный знак

Для регистрации товарного знака в Роспатент необходимо подать заявку и оплатить пошлину в установленном размере.

В заявке приводится следующая информация:

• наименование, адрес и реквизиты ИТ-компании (либо ФИО, адрес и реквизиты ИП);
• обозначение и его описание;
• перечень товаров и/или услуг.

Наиболее используемые классы в ИТ-сфере:

• 09 класс – программное обеспечение, приложения, компьютеры, роботы и пр.;
• 35 класс – ведение автоматизированных баз данных, сбор и систематизация информации в БД, интернет-магазины и пр.;
• 38 класс – обеспечение доступа к базам данных, телекоммуникационные услуги и пр.;
• 42 класс – разработка и обслуживание программного обеспечения, SaaS и пр.

Итоговый перечень классов будет зависеть от сферы деятельности ИТ-компании (например, для игрового программного обеспечения добавятся: 28 класс – игры, игровые приставки; 41 класс – онлайн игры по компьютерной сети).

Заявку на регистрацию товарного знака можно подать как на бумаге, так и онлайн. Второй вариант не только упрощает и ускоряет документооборот между заявителем и Роспатентом, но также позволяет получить скидку в 30% на оплату пошлин.

Поданная в Роспатент заявка проходит несколько этапов:

1. Формальная экспертиза – на данном этапе проверяется «форма» заявки, т.е. указание заявителем всех необходимых сведений и комплектность документов (в т.ч. оплачены ли пошлины за проведение экспертиз), чтобы заявку можно было передать дальше на экспертизу по существу.

2. Экспертиза по существу – на этой стадии проверяется соответствие обозначения установленным требованиям, в т.ч. проводится проверка на сходство и тождество с уже существующими товарными знаками. По результатам экспертизы принимается решения о регистрации или об отказе в регистрации. При этом до окончательного решения, если выявлены какие-либо препятствия для регистрации, заявителю направляется предварительный отказ в регистрации и предоставляется 6 месяцев, чтобы предоставить свои доводы или устранить препятствия к регистрации (например, ограничить перечень товаров и услуг, либо получить согласие на регистрацию у правообладателя выявленного сходного обозначения).

3. Регистрация товарного знака – обозначение, которое прошло экспертизу с положительным результатом, далее подлежит регистрации. За регистрацию и выдачу свидетельства также взимаются пошлины. Если не оплатить пошлины в срок, заявка будет признана отозванной.

Можно ли ускорить регистрацию товарного знака

Процедура регистрации товарного знака достаточно затратное по времени дело. Регламентом установлен срок в 1,5 года и, хотя на практике регистрация сейчас в среднем занимает 4-9 месяцев, точно предсказать срок экспертизы невозможно. И при неудачном стечении обстоятельств ваша заявка может рассматриваться достаточно долго.

К сожалению, бизнес не всегда терпелив, контрагенты и инвесторы могут отказаться от сотрудничества, а магазины приложений – выставлять ваш продукт на витрину, без предъявления свидетельства на товарный знак.

Отвечая на потребности в том числе ИТ-бизнеса, законодатель предусмотрел возможность ускоренного рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака. По такой процедуре срок экспертизы сокращается до 2х месяцев, в связи с чем, есть шанс получить регистрацию уложившись всего в 2-2,5 месяца.

Суть ускорения сводится в предварительном заказе в ФИПС Роспатента проверки обозначения по базам товарных знаков и заявленных на регистрацию обозначений. Результаты такой проверки направляются вместе с заявкой (или в ближайший с ней период) в Роспатент, после чего специалист Роспатента приступает к экспертизе знака в ускоренные сроки.

Однако, как и за все хорошее, за ускорение придется заплатить. Для словесных и изобразительных обозначений стоимость такой проверки составит 94 400 рублей, для комбинированных обозначений стоимость в 2 раза выше.

Есть и при такой процедуре «подводные камни», если заблаговременно (до подачи заявки в Роспатент) не убедиться в отсутствии сходных и тождественных товарных знаков, которые могут препятствовать вашей регистрации и не исключить такие препятствия, то велик риск получить предварительный отказ в регистрации товарного знака. Сроки для ответа на предварительный отказ, как и сроки его рассмотрения – стандартные (+ 8 месяцев при плохом развитии событий), что в итоге обесценит все финансовые затраты на ускорение процедуры.

Таким образом, рекомендуется идти ускоренной процедурой только с обозначением, в котором максимально уверены, что оно пройдет регистрацию.

Что такое свидетельство на товарный знак

Свидетельство на товарный знак – охранный документ, который выдается правообладателю по результатам успешного прохождения процедуры регистрации товарного знака в Роспатенте.

Роспатент также шагает в ногу со временем и сейчас свидетельства на товарные знаки, как и на прочие регистрируемые объекты интеллектуальных прав, выдаются в электронное форме. Это не только более экологичный и быстрый вариант, но и более удобный:

• электронное свидетельство защищено от механических повреждений и порчи со временем (чернила же выцветают, сама бумага может желтеть),
• его сложнее потерять (вы можете хранить электронную версию свидетельства в облаке),
• выше его сохранность (нет порчи в результате использования: в течение деятельности, свидетельство запрашивают различные контрагенты, бухгалтерия, государственные организации и пр., при каждом снятии копий свидетельство приходится сгибать, что также ускоряет его порчу – бумага ветшает, становится более хрупкой),
• к нему есть неограниченный доступ (его можно в любое время переслать контрагенту (даже если вы не в офисе), предъявить по запросу госоргана или распечатать в любом копировальном центре),
• можно изготовить неограниченное количество экземпляров (достаточно наличия цветного принтера).

Таким образом, электронное свидетельство на товарный знак навсегда с вами.

Защищает ли название программы свидетельство на программу ЭВМ

Регистрация программы для ЭВМ в Роспатенте и регистрация товарного знака - две абсолютно не связанные друг с другом, независимые процедуры.

При регистрации программы вы закрепляете свое авторское право, удостоверяете факт существования программы на определенную дату, устанавливаете презумпцию авторства лиц и принадлежности прав лицам, указанным в заявлении и свидетельстве, а также депонируете программный код.

Однако само название программы при этом не получает какой-либо отдельной регистрации, не проходит проверку на сходство и тождество с уже существующими программами других лиц.

Регистрация названия программы в качестве товарного знака подразумевает же не только прохождение проверки на оригинальность и уникальность названия, но и на соответствие иным установленным законодательством требованиям.

В Реестре программ для ЭВМ есть множество программных продуктов с неохраноспособными названиями, например:

• «CRM -система» (свидетельство № 2017660669);
• «Автоматизированная система управления программами и проектами» (свидетельство № 2014618599);
• «Конструктор мобильных приложений» (свидетельства № 2018615032, 2018611493);
• «API для мобильных приложений» (свидетельство № 2020619323);
• «Photo Terminal Software» (свидетельство № 2018619506),и многие другие.

Монополизация таких названий конкретными изготовителями фактически привела бы к невозможности для остальных заниматься такой же деятельностью (производством таких же программных продуктов). Поэтому несмотря на то, что программы под такими названиями зарегистрированы, такие названия никак не охраняются и охраняться не могут.

В связи с чем, только зарегистрировав название программы как товарный знак можно защитить его от использования конкурентами, ИТ-пиратами и любыми иными третьими лицами.

Как получить международный статус для товарного знака

В отношении товарных знаков действует территориальный принцип правовой охраны. В связи с чем, товарный знак, зарегистрированный в РФ, охраняется только в РФ.

Однако функционал многих программ позволяет менять язык интерфейса, также программы часто имеют локализованные версии.

Более того, получить доступ к онлайн-сервису можно практически из любой точки мира. Все это побуждает ИТ-компании задуматься о защите своего обозначения и в других странах, где распространяется и пользуется спросом программа.

Сразу развеем миф – никакой международной охраны товарных знаков не существует!

Но существует международная Мадридская система регистрации товарных знаков, благодаря которой ИТ-компания может подать всего одну заявку в международное бюро ВОИС, указав в ней сразу все интересующие ее страны (стоит отметить, что странами-участниками Мадридской системы является 127 стран, включая Китай, страны ЕС, США, Японию и пр.). Подача заявки с использованием данной системы существенно экономит как время, так и денежные средства на оплату пошлин.

При этом основывается такая международная заявка на национальной заявке или национальной регистрации. Другими словами, перед тем как подать международную заявку нужно сначала подать заявку на регистрацию товарного знака в РФ, либо уже иметь зарегистрированный товарный знак в РФ.

Если заявка удовлетворяет формальным требованиям, международное бюро ее регистрирует и далее заявка направляется на экспертизу в каждое из указанных национальных ведомств. По результатам экспертизы национальные ведомства принимают решения о регистрации, либо об отказе в регистрации товарного знака в своей стране, выдают охранные документы.

© Юридическая компания "АйТи-Лекс", 2022

Юристы в сфере ИТ

Товарный знак Intellectual property