передача прав на ПО и использование товарного знака

[Selivanov]

olya

250 дней назад 20.01.2009

Здравствуйте ,
подскажите пожалуйста,
Наша компания является лицензиатом - распространяет программы для ЭВМ по лиц.договору с Лицензиаром (простая письменная форма). По данному договору возможно ли также предоставление нам неисключительного права использования товарного знака Лицензиара при воспроизведении нами экземпляров программ?
или для этого необходимо заключение отдельного лиц.договора с последующей его гос.регистрацией?
А может быть в случае передачи нам неискл.права на распространение и воспроизведение Программ - мы получаем право размещать товарный знак Правообладателя на экземплярах программ автоматически, и не требуется здесь отдельного договора или указания.
Спасибо


Виталий Селиванов


Лицензионный договор на использование ТЗ однозначно требует регистрации в ФИПС. Другое дело, что в случае перепродажи коробочного софта с нанесенным ТЗ лицензия может не требоваться (исключая случаи ввоза на территорию РФ).
Бывают также случаи (причем достаточно часто), гогда зарубежные вендоры не регистрировали на территории РФ свой ТЗ, однако включают в дистрибьюторский договор условия о предоставлении лицензии на него по большей части, чтоб воспрепятствовать его регистрации Вами в порядке недобросовестной конкуренции.

maringo
Марина Косова


Добрый день! Столкнулась со следующим:
Заключаем Лицензионный договор с вендором, иностранной компанией, разработчиком ПО. Они выслали шаблон, по содержанию - договор коммерческой концессии : права на товарные знаки, информационная поддержа и контроль, наработанные технологии продаж и т.п. Их товарные знаки и наименования в России вероятно не зарегистрированы.

Как в таком случае можно регистрировать договор в ФИПС, что для этого нужно?
До регистрации мы не имеем права даже использовать их логотип на сайте?

Заранее благодарю, Марина


maringo
Марина Косова

Цитата:
в случае перепродажи коробочного софта с нанесенным ТЗ лицензия может не требоваться (исключая случаи ввоза на территорию РФ)

То есть при ввозе нужно предъявить зарегистрированный в ФИПС договор?


Виталий Селиванов


Раз товарный знак правообладателя на территории РФ не зарегистрирован, то опасаться нечего. ФИПС регистрирует лицендионные договоры только в отношении "российских" товарных знаков. Т.е. условия лицензионного договора на ПО об одновременном предоставлении лицензии в данном случае понадобятся лишь в случае его последующей регистрации в России.
Другое дело, когда товарный знак правообладателя зарегистрирован в России, но прав Вам на его использование по дистрибьюторскому договору на софт не передали (например, Вы заключили договор не с правообладателем, а его дистрибьютором). Тогда правообладатель вправе запретить ввоз на территорию РФ материальных носителей с ПО с нанесенным на них товарным знаком. Сейчас как раз в сети обсуждается проект Постановления Пленума ВАС по вопросам применения части 4 ГК РФ, где в том числе устанавливаются ограничения на ввоз в Россию брэндированных товаров без разрешения правообладателей.


maringo
Марина Косова


Спасибо, Виталий!

Цитата:
Сейчас как раз в сети обсуждается проект Постановления Пленума ВАС по вопросам применения части 4 ГК РФ, где в том числе устанавливаются ограничения на ввоз в Россию брэндированных товаров без разрешения правообладателей.

Разрешение правообладателя при ввозе только российских брэндов?


Виталий Селиванов


Вернее сказать товарных знаков, зарегистрированных на территории России.
Другим на территории РФ не предоставляется правовая охрана.


maringo
Марина Косова


Спасибо

irene
28.09.2009

Виталий, добрый день!
Зарубежный разработчик софта предлагает нам заключить "Дилерское соглашение", в котором себя именует "компания", а нас "посредник", назначает нас неэксклюзивным дилером, дает лицензию на распространение ($2 подписывается с конечником от имени Компании), лицензию на использование торговой марки и наименования (выпуск на рынок продуктов под торговой маркой компании).
При этом рекомендует нам цены и не позволяет ничего менять в продуктах. он полностью нас контролирует.
Что это - коммерческая концессия? Спасибо заранее за ответ.


Виталий Селиванов


Нет, это не коммерческая концессия, а обычный $2р, который необходимо адаптировать под реалии российского авторского и налогового права. Иначе у Вас могут быть БОЛЬШИЕ проблемы в дальнейшем с фискальными органами.

[Maringo]

Виталий Селиванов

Нет, это не коммерческая концессия, а обычный зарубежный дистрибьюторский договор, который необходимо адаптировать под реалии российского авторского и налогового права. Иначе у Вас могут быть БОЛЬШИЕ проблемы в дальнейшем с фискальными органами.

irene

Виталий, добрый день! Спасибо за ответ, я забеспокоилась. Думала, самая большая проблема - это регистрация договора (если он может быть квалифицирован как коммерческая концессия). Я с ними договорилась, что мы подпишем отдельное лицензионное соглашение под этот договор (я предполагала, что для заказа софта мы только его и будем светить в налоговой).
А что вы имеете в виду под большими проблемами?
Я, честно говоря, довольно спокойно смотрела на все это, но червяк копошится.... Буду благодарна за ответ - вр! емя очень поджимает...

Виталий, как вы себе представляете адаптацию договора под российские реалии?
В идеале, можно изменить контракт, но чаще этого не происходит, тк вендор имеет только одну форму договора со всеми своими дистрибьюторами.
Иногда можно внести изменение, но как как-то писал optimizator, терминология будет упрощена (вместо сублицензировать - позволять конечным пользователям воспроизводить программные продукты, и то не в дословном переводе, а в смысловом)
irene говорила про дополнительное лицензионное соглашение. Наверно такое соглашение можно использовать и для оформления паспорта сделки.
Некоторые предлагают отражать условия, отличные от стандартных, в инвойсе.
Безусловно, российское законодательство имеет свои особенности, другое дело готовы ли зарубежные партнеры принять это во внимание.

[Selivanov]

Виталий, как вы себе представляете адаптацию договора под российские реалии?

Во-первых правильно переводить контракты. Доверьте перевод обычному переводчику без знания юридической терминологии и понимания сути вопроса, и он Вам благополучно все испортит своим буквальным переводом. При переводе нужно осуществлять толкование условий контракта и находить российские аналоги. ИФНС читает русский текст договора, т.е. половина дела по адаптации уже может быть сделана на данной стадии.

Во-вторых, как неоднократно писал Optimizator, если в тексте зарубежного контракта отсутствуют необходимые нам моменты, следует убеждать поставщика, что и как лучше прописывать в контракте для работы на российском рынке. Люди там не глупые. У нас было более сотни зарубежных правообладателей и со всеми удавалось договариваться.

[Maringo]

Так все же что вы имели ввиду под большими-большими проблемами?

[Selivanov]

Да вариантов может быть множество, но главные проблемы, безусловно, это проблемы с российской налоговой.
В частности я имел ввиду порядок применения льготы по НДС по лицензии на ПО.
Если по дистрибьюторскому договору Вам предоставляется только право распространения ПО без сублицензирования, у Вас не будет входящего НДС, а конечному пользователю ПО должно продаваться с НДС, который Вы заплатите из собственных средств (читай из маржи). Либо Вы необоснованно примените льготу по НДС, в результате чего получите налоговые претензии.
Это к примеру.