Изменение перечня товаров по товарному знаку

Спор о возможности расширения перечня товаров и услуг

Подавая заявку на регистрацию товарного знака, производитель должен приложить перечень товаров и услуг, в отношении которых данный товарный знак будет использоваться и охраняться.

Однако время и рынок вносят свои коррективы, в связи с чем может возникнуть потребность как расширить, так и сузить перечень товаров и услуг.

Итак, можно ли включить новые товары и услуги в заявку или свидетельство? Существуют ли ограничения на изменения перечня по зарегистрированному товарному знаку?

Готовое решение для вашего бизнеса

Регистрация товарного знака

Оформление прав на торговую марку в России и за рубежом

Ознакомиться с решением

Чтобы найти ответ на эти вопросы обратимся к статье 1497 Гражданского кодекса РФ, которая прямо указывает, что изменения не должны содержать перечень товаров, не указанных в заявке на дату ее подачи, а также статье 1505 ГК РФ допускающей возможность внесения только таких изменений, которые связаны с сокращением перечня товаров и услуг.

Другими словами, вносимые изменения не должны расширять перечень товаров, добавлять новые, ранее не указанные заявителем товары.

Например, если вы производите программное обеспечение для медицинской отрасли и указали в 09 классе товар «программное обеспечение», а экспертиза выявила сходный товарный знак, зарегистрированный для товара «игровое программное обеспечение», то в целях преодоления данного противопоставления, вы можете уточнить перечень заявленных товаров по 09 классу указанием на область использования товара, например, «программное обеспечение в области медицины». В результате данного изменения вы не вносите новый товар, а сужаете уже указанный перечень товаров.

Напротив, убрав уточнение из перечня, вы его расширите, следовательно, такое изменение недопустимо.

Об этом свидетельствует и судебная практика, в частности дело № СИП-177/2018, в котором суд отказался признать незаконным решение Роспатента, не допустившее расширения перечня товаров и услуг по товарному знаку, в связи с исключением указания на определенный товар («для автомобильных частей»).

С учетом существующих законодательных ограничений, производителям необходимо тщательно прорабатывать перечень товаров и услуг перед подачей заявки на регистрацию. Поскольку для расширения перечня и, тем самым, объема правовой охраны товарного знака, понадобится подавать новую заявку с оплатой по новой всех пошлин и полным прохождением процедуры регистрации товарного знака.

Мотивировка из Решения СИП от 15.11.2018 по делу № СИП-177/2018:

1. В соответствии с требованиями п. 1 ст. 1505 ГК РФ Роспатент вносит по заявлению правообладателя в Государственный реестр товарных знаков и выданное свидетельство на товарный знак изменения, относящиеся к сведениям о регистрации товарного знака, в том числе изменения, связанные с сокращением перечня товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак.

2. Пункт 59 Административного регламента по внесению изменений предусматривает проведение проверки обоснованности внесения изменений в Государственный реестр и свидетельство, в том числе проверку отсутствия признаков расширения перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак.

3. Правовая охрана спорному товарному знаку была предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных исключительно с товаром «автомобильные запчасти».

При этом в рамках экспертизы данного обозначения заявителю было направлено уведомление о препятствии в регистрации обозначения в связи с наличием сходных до степени смешения товарных знаков в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

На упомянутое уведомление заявителем были представлены пояснения, согласно которым заявленные услуги 35 класса МКТУ соотносятся с товарами 12 класса МКТУ «автомобильные запчасти». В этой связи регистрация спорного товарного знака была осуществлена с учетом того, что заявленные услуги 35 класса МКТУ связаны исключительно с товарами «автомобильные запчасти», что исключало противопоставление сходных до степени смешения товарных знаков других лиц.

4. Таким образом, заявитель для целей государственной регистрации заявленного обозначения ограничил перечень услуг, для которых была испрошена правовая охрана товарному знаку, поскольку в противном случае в государственной регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения было бы отказано.

5. Внесение изменений в виде исключения из услуг указания на товар «автомобильные запчасти», очевидным образом, приведет к тому, что объем правовой охраны на товарный знак будет расширен: правовая охрана на товарный знак будет действовать в отношении услуг, связанных с любыми товарами, что в силу пункта 1 статьи 1505 ГК РФ не допускается.

Товарный знак