Регистрация лицензии на товарный знак

Кейс по лицензионному договору на товарный знак

Для предоставления права использования товарного знака недостаточно заключить лицензионный договор, необходимо также зарегистрировать предоставление лицензии в Роспатенте.

Более того, лицензия будет считаться предоставленной именно с момента ее регистрации.

Готовое решение для вашего бизнеса

Регистрация товарного знака

Оформление прав на торговую марку в России и за рубежом

Ознакомиться с решением

Для регистрации лицензии сторонам необходимо подать заявление, подписанное обеими сторонами или же предоставить заявление от одной из сторон, приложив экземпляр договора. В заявлении приводятся все существенные условия предоставления лицензии. Заявление должно быть составлено в точном соответствии с условиями договора, а также содержать все необходимые сведения (реквизиты сторон, адрес для переписки и пр.), указанные в соответствующем регламенте Роспатента.

Несоблюдение вышеназванных условий влечет за собой отказ в регистрации лицензии. Так, в деле № А40-12669/2019 заявитель не указал в заявлении на регистрацию лицензии реквизиты сторон договора, а также срок лицензии, указанный в заявлении, не соответствовал тому, что был указан в договоре.

Также следует отметить, что если с момента регистрации товарного знака реквизиты правообладателя изменились, то перед регистрацией лицензии необходимо сначала актуализировать сведения о правообладателе в Реестре товарных знаков.

Таким образом, для успешной регистрации лицензии в Роспатенте требуется четкое соблюдение как формы, так и содержания предоставляемых документов.

Ключевые моменты из Постановления СИП от 04.06.2020 г. по делу N А40-12669/2019:

1. Согласно п. 3 ст. 1232 ГК государственная регистрация предоставления права использования по договору осуществляется по заявлению сторон договора, к которому должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов:

• подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом;
• удостоверенная нотариусом выписка из договора;
• сам договор,

при этом в заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны: вид договора; сведения о сторонах договора; предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

2. Как следует из п. 3 и 4 Правил государственной регистрации распоряжения исключительным правом, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 № 1416, государственная регистрация распоряжения исключительным правом осуществляется, если в документах указаны наименования юридических лиц, а также места их нахождения. При этом фамилии, имена и отчества (при наличии) физических лиц, адреса их места жительства должны быть указаны полностью.

Таким образом, при государственной регистрации предоставления права использования по лицензионному договору заявителем должны быть указаны сведения о сторонах договора, включающие места жительства.

3. Представленное заявление не соответствует пункту 4 Правил, т.к. не содержит данных об адресах сторон, а также использована некорректная формулировка (срок действия договора указан на срок действия товарного знака, тогда как в представленном договоре указано, что данный срок может быть изменен).

Готовое решение для вашего бизнеса

Юридическая консультация

Иногда проще спросить у специалиста, чем потратить время и сомневаться в результате

Ознакомиться с решением

Товарный знак Лицензионный договор