Уточнение перечня товаров

Кейс по уточнению перечня товаров

В одном из предыдущих кейсов по регистрации товарных знаком мы уже затрагивали вопрос изменения перечня товаров и услуг для которых действует или будет действовать товарный знак.

Напомним, что при внесении изменений не должно происходить расширение перечня. Закон дозволяет при регистрации товарного знака только сокращать перечень товаров и услуг.

Для сужения и уточнения перечня могут использоваться различные союзы: «а именно», «то есть», «включая», «в частности», «в том числе» и пр. Выбирая ту или иную формулировку необходимо отталкиваться от целей для которых вносятся изменения в перечень товаров и услуг, для которого регистрируется торговая марка.

Готовое решение для вашего бизнеса

Регистрация товарного знака

Оформление прав на торговую марку в России и за рубежом

Ознакомиться с решением

Рассмотрим на примере. Сравним формулировки «программное обеспечение, а именно игровое программное обеспечение» и «программное обеспечение, в том числе игровое программное обеспечение». В первом случае, мы ограничиваем перечень до «игрового программного обеспечения», во втором случае, у нас сохраняется товар «программное обеспечение», при этом мы дополнительно отмечаем, что в него входит и «игровое программное обеспечение».

При уточнении перечня важно также учитывать, чтобы перечисляемые за союзом товары или услуги действительно относились к уточняемому товару/услуге (род, вид) и входили в тот же класс. В противном случае, во внесении изменений будет отказано.

В качестве примера можно привести дело № СИП-17/2019 в котором суды как первой, так и кассационной инстанции встали на сторону Роспатента, подтвердив отказ последнего во внесении изменений в перечень и указав, что поскольку вновь заявленный термин не является ни тождественным, ни видовым, ни родовым по отношению к термину первоначально заявленного перечня, он изменяет заявку по существу и приводит к расширению перечня товаров и услуг, а это законом не допускается.

Таким образом, при составлении перечня товаров и услуг при подаче заявки на регистрацию товарного знака заявителям нужно быть крайне внимательными и постараться учесть все товары и услуги, которые впоследствии будут предлагаться на рынке под регистрируемым обозначением.

Тем не менее, рынок постоянно развивается и не всегда удается спрогнозировать нужный объем правовой охраны. В последнем случае заявителю необходимо будет вновь пройти процедуру регистрации, подав еще одну заявку (с аналогичным товарным знаком), но уже для других товаров и услуг, не указанных в предыдущей заявке.

Выводы из Постановления СИП от 01.08.2019 по делу № СИП-17/2019:

1. Роспатент вносит по заявлению правообладателя в Реестр и выданное свидетельство на товарный знак изменения, связанные с сокращением перечня товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак (п. 1 ст. 1505 ГК РФ).

2. В случае, если товары или услуги являются родовыми понятиями по отношению к ранее заявленным, а также в случае, если установлено, что вновь заявленный термин не является ни тождественным (эквивалентным) по содержанию понятием по отношению к какому-либо термину первоначально заявленного перечня, ни видовым, ни родовым, возможно сделать вывод о том, что вновь заявленный термин перечня изменяет заявку по существу (пп. 3 п. 5 Рекомендаций Роспатента от 23.03.2001 N 39).

3. Термин «реализация товаров» не является ни тождественным (эквивалентным) по содержанию понятием по отношению к какому-либо термину, первоначально заявленного перечня, ни видовым, ни родовым понятием.

Изменение формулировки «услуги, которые не могут быть отнесены к другим классам» на «услуги, которые не могут быть отнесены к другим классам, а именно: реализация товаров, служба ухода за детьми, услуги психологов, ясли детские» недопустимо, поскольку это приведет к тому, что правовая охрана товарному знаку будет предоставлена в отношении самостоятельной услуги 42 класса МКТУ «реализация товаров», в связи с чем это приведет к расширению перечня услуг 42 класса МКТУ.

Товарный знак