Задать вопрос Есть вопрос? русen
Юридическое обслуживание проектов
в сфере информационных технологий

Комментарии к Обзору практики СИП по товарным знакам (vs фирменные наименования и коммерческие обозначения)

9 марта

20 февраля 2020 г. Постановлением Президиума СИП № СП-21/4 был утвержден «Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ».

Ниже рассмотрим ключевые выводы из решений СИП по отказу в регистрации товарного знака в виду его сходства с другими средствами индивидуализации – фирменными наименованиями и коммерческими обозначения (п. 8 ст. 1483 ГК РФ).

1. Соответствие обозначения требованиям п. 8 ст. 1483 ГК РФ проверяется на стадии государственной регистрации товарного знака только при наличии получения соответствующего обращения или на стадии рассмотрения возражения, но не Роспатентом по своей инициативе (Постановление Президиума СИП от 27.02.2017 по делу № СИП-162/2016).

Таким образом, Роспатент по собственной инициативе не проверяет заявленный товарный знак на сходство с существующими фирменными наименованиями. Причина в том, что в Реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) существуют десятки, сотни и даже тысячи компаний с одинаковыми или сходными фирменными наименованиями. Законом не запрещено регистрировать компании с тождественными или сходными названиями и, более того, виды деятельности, указанные в ЕГРЮЛ, не всегда отражают фактическую деятельность компании (т.е. компания может оказывать деятельность, которая не указана в ЕГРЮЛ, либо не осуществлять ту, что указана в данном Реестре).

2. Фирменное наименование иностранного юридического лица, зарегистрированного в государстве – участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, может быть противопоставлено товарному знаку на основании п. 8 ст. 1483 ГК РФ (Решение СИП от 01.11.2017 по делу № СИП-768/2016, Постановления СИП от 26.02.2014 по делу № А40-26050/2013 и др.).

Итак, в силу положений Парижской конвенции, участником которой является РФ, на территории РФ наряду с фирменными наименованиями российских компаний, охраняются названия иностранных юридических лиц.

Однако необходимо соблюдение ряда условий:

  1. Право на название должно возникнуть у иностранной компании до даты приоритета товарного знака;
  2. Данное название должно быть широко известно российским потребителям, либо иностранное лицо должно осуществлять аналогичную по отношению к товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, деятельность на территории РФ.

3. В целях признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительной по п. 8 ст. 1483 ГК РФ устанавливается фактическое использование фирменного наименования в отношении однородных товаров и услуг до даты приоритета товарного знака для определения вероятности смешения потребителем товарного знака с фирменным наименованием (Постановление Президиума СИП от 22.12.2014 по делу № СИП-127/2014 и др.).

Как и было сказано выше, ОКВЭД в ЕГРЮЛ могут не совпадать с фактически оказываемой деятельность, однако именно последняя определяет возможность смешения обозначений потребителями, поэтому от нее и стоит отталкиваться.

4. По общему правилу, при использовании основания по п. 8 ст. 1483 ГК РФ объем использования фирменного наименования не имеет значения при установлении фактического осуществления правообладателем под фирменным наименованием деятельности, однородной услугам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак. Вместе с тем при наличии довода о мнимом использовании фирменного наименования суд исследует объем его использования (Постановление Президиума СИП от 02.06.2016 по делу № СИП-562/2015, от 22.05.2015 по делу № СИП-833/2014).

Итак, ключевым фактором для отказа по п.8 ст. 1483 ГК РФ является сам факт использования фирменного наименования для однородных товаров и услуг, а не их объем. Тем не менее, если объем совсем уж незначительный, другими словами, носит символический характер (например, сделал визитки с названием компании и на этом остановился), то такое употребление не считается использованием.

5. В целях применения п. 8 ст. 1483 ГК РФ при установлении заинтересованности лица, подавшего соответствующее возражение, может исследоваться фактическое использование фирменного наименования на дату подачи возражения (Решение СИП от 25.11.2014 по делу № СИП-707/2014).

Потребители должны соотносить спорное обозначение с конкретным лицом. Если компания не использует название «здесь и сейчас», а использовала когда-то давно или планирует использовать в будущем, то это не свидетельствует о его заинтересованности в прекращении охраны товарного знака на момент подачи возражения. Необходимо помнить, что предоставленное преимущество (монополия на определенное обозначение) имеет своей целью развитие предпринимательской деятельности и поддержание конкурентной среды. Соответственно, преимущество не должны даваться лицу, которое не планирует им воспользоваться по назначению.

6. Наличие у правообладателя спорного товарного знака исключительных прав на иные средства индивидуализации, сходные с противопоставленным фирменным наименованием и имеющие более ранний приоритет по отношению к нему, не может исключить применение п. 8 ст. 1483 ГК РФ (если фирменное наименование имеет более ранний приоритет, чем спорный товарный знак) (Постановление Президиума СИП от 06.07.2017 по делу № СИП-776/2016 и др.).

В рамках конкретного дела и конкретного основания должны рассматриваться только непосредственно относящиеся к ним обстоятельства.

7. По общему правилу, наличие у фирменного наименования различительной способности для целей применения п. 8 ст. 1483 ГК РФ не оценивается. Вместе с тем степень известности, узнаваемости фирменного наименования, доказанная правообладателем, учитывается судом при оценке вероятности смешения фирменного наименования с товарным знаком (Постановление Президиума СИП от 08.07.2016 по делу № СИП-40/2016)

Закон не требует, чтобы фирменное наименование имело различительную способность. То есть, фирменное наименование «парикмахерской» может быть ООО «Парикмахерская». Однако очевидно, что и оспаривать охрану товарного знака, включающего неохраняемый элемент «парикмахерская» смысла не имеет.

Кроме того, при определении вероятности смешения, помимо сходства обозначений, может учитываться степень известности фирменного наименования и иные обстоятельства.

8. В целях применения п. 8 ст. 1483 ГК РФ территория, на которой фактически используются товарный знак и фирменное наименование, не учитывается (Постановление Президиума СИП от 02.06.2016 по делу № СИП-562/2015).

То, что правообладатели осуществляют свою деятельность на территории разных субъектов РФ во внимание, не принимается, поскольку и товарный знак, и фирменное наименование охраняются на всей территории РФ.

9. Вероятность смешения товарного знака с наименованием некоммерческих организаций не влечет признание предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным на основании п. 8 ст. 1483 ГК РФ (Постановления Президиума СИП от 26.03.2015 по делу № СИП-747/2014, от 21.11.2014 по делу № СИП-310/2014).

Право на фирменное наименование имеется только у коммерческих организаций, поэтому названия НКО будут защищаться по иным основаниям (недобросовестная конкуренция, злоупотребление правом и др.).

10. В целях применения п. 8 ст. 1483 ГК РФ устанавливается, возникло ли исключительное право на коммерческое обозначение (Постановление Президиума СИП от 25.09.2017 по делу № СИП-81/2017).

Само по себе размещение вывески, указание обозначения в документах, договорах, которые не свидетельствуют о широком использовании обозначения на определенной территории не являются достаточными для подтверждения известности обозначения потребителям на определенно территории. Только известное обозначение может претендовать на признание его коммерческим обозначением.

11. При недоказанности фактического использования обозначения для индивидуализации предприятия и, следовательно, при отсутствии возможности квалификации его как коммерческого обозначения признание предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным на основании п. 8 ст. 1483 ГК РФ исключается (Решение СИП от 21.05.2015 по делу № СИП-125/2015 и др.)

Действующее законодательство не предусматривает возможность регистрации коммерческих обозначений, поэтому для доказательства возникновения прав на коммерческое обозначение необходимо собрать достаточно большое количество документов, подтверждающих его фактическое использование и известность потребителям.

12. В целях применения п. 8 ст. 1483 ГК РФ товарному знаку может быть противопоставлено обозначение, обладающее различительными признаками, необходимыми для признания его коммерческим обозначением (Постановление Президиума СИП от 16.04.2014 по делу № СИП-202/2013).

Коммерческое обозначение должно обладать различительными признаками (оригинальность, цветовое оформление, ассоциативность и пр.). Соответственно наличие таких признаков может ускорить приобретение коммерческим обозначением известности среди потребителей.

В заключение укажем обстоятельства, которые подлежат установлению в данных спорах:

  1. Наличие/отсутствие права на коммерческое обозначение (для фирменного наименования не требуется, т.к. оно регистрируется в ЕГРЮЛ);
  2. Соотношение даты возникновения прав на фирменное наименование/коммерческое обозначение и даты приоритета товарного знака;
  3. Наличие/отсутствие тождества/сходства до степени смешения между ними;
  4. Однородность товаров и услуг, для которые используется товарный знак и видов деятельности, для которых используется фирменное наименование/коммерческое обозначение;
  5. Использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака или обстоятельства действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака и проверку сохранения его действия на дату приоритета или дату подачи возражения;
  6. Возможность осуществления некоммерческой организацией деятельности, приносящей доход (для коммерческого обозначения, т.к. оно может принадлежать и НКО, в отличии от фирменного наименования).

Таким образом, Обзор содержит важные заключения для рассмотрения споров, связанных с противопоставлением различных средств индивидуализации.

Готовое решение для вашего бизнеса
Оформление прав на торговую марку в России и за рубежом

Товарный знак

Другие новости

© ООО «АйТи-Лекс», 2008–2020 Правовая информация
О компанииКомандаНовостиКонтактыМеждународные контрактыСоглашения для сайтовДоговоры на разработку ПОЛицензионные договорыДоговоры поставки ПОДоговоры техподдержки и SEOДля разработчиковДистрибьюторамИнтернет-сервисамВеб-студиямСтартапамБаза документов
Информация
Новости праваПубликацииФорумFAQTutorialsКарта сайта
© ООО «АйТи-Лекс», 2008–2020 Правовая информация