Комментарии к Обзору практики СИП по товарным знакам (vs авторские права)
9 апреля 2020
Ниже даны комментарии к Обзору практики СИП по товарным знакам, утв. Постановлением Президиума СИП № СП-21/4 20.02.2020 г. в части, связанной с применением пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ:
отказ в регистрации товарного знака в виду его сходства или тождества с названием известного в РФ произведения науки, литературы или искусства, персонажем или цитатой из такого произведения, произведением искусства или его фрагментом.
1. Возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку на основании пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ могут подать, являющиеся на дату подачи возражения правообладатели или исключительные лицензиаты (Постановление Президиума СИП от 21.04.2017 по делу № СИП-414/2016, от 09.10.2014 по делу № СИП-296/2013).
Таким образом, правом на подачу возражения по данному основанию обладает только заинтересованное лицо, а именно (1) лицо, которое является обладателем авторских прав на дату подачи возражения; (2) обладатель исключительной лицензии, чьи права затронуты регистрацией спорного товарного знака (исходя из положений ст. 1250 и 1252 ГК РФ). Неисключительные лицензиаты к заинтересованным лицам не относятся, т.е. лишены возможности подать возражение против регистрации товарного знака по данному основанию.
Напомним, что преодолеть отказ по данному основанию возможно только путем получения согласия у правообладателя на регистрацию спорного товарного знака.
2. Норма пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ не направлена на защиту названия произведения как объекта авторского права. Само произведение должно обладать признаками объекта, подлежащего охране в соответствии с нормами, регулирующими правовой режим объектов авторского права (глава 70 ГК РФ), в отношении же его названия такое требование не установлено (Постановления Президиума СИП от 20.01.2020 по делу № СИП-310/2019 и от 20.01.2020 по делу № СИП-311/2019).
Целью данного положения является не допустить смешения в глазах потребителей товарного знака с произведением. Обозначение должно восприниматься потребителями именно как название конкретного произведения (при использовании в отрыве от самого произведения).
При проверке соответствия регистрации товарного знака требованиям пп.1 п.9 ст. 1483 ГК РФ необходимо установить следующие обстоятельства:
- охраноспособность произведения на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака;
- его известность в РФ на дату подачи заявки;
- тождество/сходство до степени смешения названия произведения и товарного знака;
- восприятие потребителями товара товарного знака как названия конкретного произведения;
- отсутствие согласия правообладателя произведения на регистрацию товарного знака.
3. В целях применения пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ известность произведения в случае использования части произведения устанавливается с учетом вероятности возникновения у потребителей ассоциативных связей в отношении спорного обозначения (Постановление Президиума СИП от 28.01.2019 по делу № СИП-199/2018).
Самого по себе факта обнародования произведения без доказательств его приобретения существенным числом потребителей (или иных доказательств осведомленности потребителей о произведении) не достаточно для признания произведения известным в РФ. Таким образом, произведение должно быть не просто опубликовано, но и известно широкому кругу потребителей, иначе обозначение не способно порождать ассоциативную связь с конкретным произведением.
4. В случае использования в товарном знаке всего произведения (произведения искусства или его фрагмента) установления известности такого произведения не требуется (Решение СИП от 14.07.2017 по делу № СИП-159/2017).
При сходстве товарного знака с произведением искусства (его фрагментом), факт известности последнего значения не имеет.
5. При применении пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ следует учитывать, что вывод об использовании в товарном знаке персонажа конкретного охраняемого произведения может быть сделан при доказанности узнаваемости этого персонажа именно как действующего лица конкретного произведения (Постановление Президиума СИП от 22.02.2018 по делу № СИП-544/2017).
Персонаж произведения должен обладать достаточными индивидуализирующими характеристиками, быть узнаваемым именно как участник конкретного произведения. Например, персонажи фольклора (русских народных сказок) таковыми не являются (т.к. произведения народного творчества, не имеющие конкретных авторов, не охраняются авторским правом).
С учетом роста количества и популярности художественной литературы и кинопродукции, а также высокой распространенности регистрации в качестве товарных знаков названий произведений и их персонажей (мультсериалы «Маша и Медведь», «Смешарики» и другие), при регистрации товарного знака содержащего подобные элементы следует учитывать заключения, данные в Обзоре.
