Разъяснения порядка защиты интеллектуальной собственности
Вышли новые разъяснения норм использования интеллектуальной собственности Пленума ВС РФ (утв. Постановлением № 10 от 23.04.2019).
Исключительные права на программное обеспечение
По результат изучения Постановления Пленума ВС РФ №10 отметим следующие интересные для договорной практики разъяснения в отношении использования программ для ЭВМ:
1) По смыслу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В связи с этим лицензиару не может быть отказано в удовлетворении требования о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства (п.40 Постановления Пленума ВС РФ №10).
Хорошее разъяснение для обоснования отказа возвратить уплаченное вознаграждение в случае, если лицензиат не приступил или прекратил досрочно использование программного обеспечения. Это положение всегда было сложно объяснить покупателю без прямой ссылки на норму.
2) В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения только в форме процентных отчислений от дохода (выручки), а использование результата интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации не осуществлялось, лицензиар вправе потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а также расторгнуть договор. Размер убытков может быть определен, в частности, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование этого или аналогичного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (п.40 Постановления Пленума ВС РФ №10).
Тоже интересный момент, выявляющий финансовые риски для лицензиатов, заключивших лицензионный договор на условиях деления дохода. В таком случае необходимо, чтобы был хоть какой-то доход, чем не был вовсе.
3) Положения статей 1234 и 1235 ГК РФ не исключают возможности заключения договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, предусматривающих переход исключительного права или предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которые будут созданы (возникнут) в будущем. С учетом положений пункта 4 статьи 1234 и статьи 1235 ГК РФ исключительное право на такой результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации переходит, а право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации предоставляется в момент, определенный в договоре, но не ранее момента возникновения такого права (п.47 Постановления Пленума ВС РФ №10).
Данные разъяснения позволяют использовать конструкцию договора отчуждения или лицензионного договора для освобождения от НДС фактической стоимости работ по созданию на основании пп.26 п.2 ст.149 НК РФ.
4) Владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта (пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", далее - Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"), поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (п.78 Постановления Пленума ВС РФ №10).
Данное разъяснение лишний раз напоминает о необходимости размещения на сайте Пользовательского соглашения, которое ограничивает ответственность владельца сайта за материалы, размещаемые его пользователями и включает процедуру обработки уведомлений о нарушении интеллектуальных прав третьих лиц.
К вопросу о необходимости размещения на сайте информации о его владельце в составе ФИО или наименовании организации, адресе или месте нахождения и электронном адресе для направления уведомлений о нарушении исключительных прав п.2 ст.10 (ФЗ «Об информации…»).
6) Исключительное право автора производного или составного произведения возникает в силу факта создания такого произведения, но использоваться такое произведение может только с согласия авторов (иных правообладателей) использованных произведений на переработку их произведения или на включение его в составное произведение (п.88 Постановления Пленума ВС РФ №10).
Иными словами, лицензионный договор помимо разрешения на модификацию программного обеспечения должен включать описание иных разрешенных способов использования результата переработки.
7) Создание похожего (например, в силу того, что двумя авторами использовалась одна и та же исходная информация), но творчески самостоятельного произведения не является нарушением исключительного права автора более раннего произведения. В таком случае оба произведения являются самостоятельными объектами авторского права. Для установления того, является созданное произведение переработкой ранее созданного произведения или результатом самостоятельного творческого труда автора, может быть назначена экспертиза (п.95 Постановления Пленума ВС РФ №10).
Таким образом рефакторинг программного обеспечения либо создание программ с аналогичным функционалом не является нарушением, если при создании такого программного обеспечения не использовались исходный текст, архитектура, подготовительные материалы, либо порождаемые более ранней программой аудиовизуальные отображения.
8) Использование модифицированной программы без согласия правообладателя на такую модификацию само по себе образует нарушение исключительного права на программу независимо от того, является ли лицо, использующее модифицированную программу, лицом, осуществившим модификацию.
Что называется "без комментариев". Лишний раз обращаем внимание разработчиков на данные положения законодательства.
9) Прокат ЭВМ с установленным на ней программным обеспечением является способом использования этого программного обеспечения и в силу пп. 5 п. 2 ст. 1270 ГК РФ не допускается при отсутствии у арендодателя прав на сдачу таких программ в прокат. Не относятся к случаям использования программы для ЭВМ ситуации, когда программа не является основным объектом проката (например, прокат товаров бытовой техники, автомобилей и пр.).
10) Для определения того, является ли созданное работником после 31 декабря 2007 года по конкретному заданию работодателя произведение служебным, необходимо исследовать вопрос о том, входило ли это задание в пределы трудовых обязанностей работника. Если такое задание работодателя в его трудовые обязанности не входило, то созданное произведение не может рассматриваться как служебное - исключительное право на него принадлежит работнику, его использование работодателем возможно лишь на основании отдельного соглашения с работником и при условии выплаты ему вознаграждения (п.95 Постановления Пленума ВС РФ №10).
Для облегчения задачи закрепления исключительных прав на разработки сотрудников помимо конкретизации служебных обязанностей в должностной инструкции мы рекомендуем заключать с сотрудниками договор о распределении прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по заданию работодателя вне зависимости от состава служебных обязанностей работника.
11) Лицо, приобретшее экземпляр программы или базы данных не для самостоятельного пользования, а для перепродажи его третьему лицу, не является субъектом отношений, определенных п. 5 ст. 1286 ГК РФ (п.103 Постановления Пленума ВС РФ №10).
Таким образом, положения ст. 1286 ГК РФ, посвященные лицензионному договору с пользователем о предоставлении ему простой лицензии (заключаемому в упрощенном порядке) имеют действие, ограниченное строго определнной целью – для личного использования или использования в собственной хозяйственной деятельности.
Иными словами дистрибьютор или интегратор не может приобрести права по EULA и передать их дальше конечному пользователю.
12) В отношении программ и баз данных государственной регистрации подлежит только переход (по договору или без него) исключительного права на зарегистрированные программу или базу данных к другому лицу (п. 5 ст. 1262 ГК РФ). В других случаях, в том числе при заключении лицензионного договора, государственная регистрация не осуществляется (п.103 Постановления Пленума ВС РФ №10).
Регистрация программ и баз данных носит добровольный характер. Но в случае если программа или база данных все же была зарегистрирована, отчуждение прав (по договору или по закону – реорганизация, наследование) на нее также подлежит регистрации в Роспатенте. Кроме того, следует своевременно вносить изменения в Реестр программ и баз данных в случае изменения реквизитов правообладателя (наименование/имя, адрес, адрес для переписки). Однако предоставление лицензии на программу или базу данных от регистрации освобождено.
13) Пока не доказано иное, автором произведения считается лицо, указанное в качестве такового на оригинале или экземпляре произведения либо иным образом в соответствии с п. 1 ст. 1300 ГК РФ, в Реестре программ для ЭВМ или в Реестре баз данных (п.109 Постановления Пленума ВС РФ №10).
Хороший повод для авторав задуматься о государственной регистрации своей программы или базы данных в Роспатенте.
Однако если авторы отказались быть упомянутыми в качестве таковых (подобное положение может содержаться в договоре с автором, по которому передаются права на программу/базу данных), то в Свидетельстве и Реестре имена авторов не будут указаны и, соответственно, презумпции не будет и авторство придется доказываться иными способами (договоры, служебные задания и пр.).
Исключительные права на товарные знаки
1) Заявленное на регистрацию обозначение до даты его регистрации в Государственном реестре товарных знаков товарным знаком не является (п.155 Постановления Пленума ВС РФ №10).
Для того, чтобы признаваться товарным знаком, этикетка, логотип, слоган или иной вид обозначения должен быть зарегистрирован в Роспатенте. Таким образом, государственная регистрация в данном случае носит обязательный характер.
2) Использование третьими лицами обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с заявленным на регистрацию обозначением, в период между датой подачи заявки и датой регистрации товарного знака не может считаться нарушением исключительного права на товарный знак (п.155 Постановления Пленума ВС РФ №10).
Дата подачи заявки служит для определения даты приоритета товарного знака и действия исключительного права на него (т.е. 10 лет отсчитываются с даты подачи заявки).
3) Такие действия, как приобретение товара, в котором выражен товарный знак, независимо от цели приобретения, а равно хранение или перевозка такого товара без цели введения в гражданский оборот на территории России, не нарушают исключительное право правообладателя (п.156 Постановления Пленума ВС РФ №10).
Законодательство закрепляет за правообладателем различные способы использования товарного знака. При этом при определении того, нарушает ли конкретное использование права на товарный знак, необходимо учитывать имела ли место цель введения товаров под спорным товарным знаком в гражданский оборот на территории РФ.
4) Употребление слов (в т.ч. имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в т.ч. способами, перечисленными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ), например, в письменных публикациях или устной речи (п.157 Постановления Пленума ВС РФ №10).
Итак, не любое действие с чужим товарным знаком признается его использованием, и как следствие, нарушает права на него, последнее предполагает, что обозначение должно выступать в качестве средства индивидуализации, именно тогда можно говорить о неправомерном использовании.
5) Если несколько лиц зарегистрировали в отношении неоднородных товаров в качестве товарных знаков обозначение, используемое одним из них как доменное имя, то требование о прекращении использования доменного имени подлежит удовлетворению только в случае, если владелец доменного имени фактически использует его в отношении товаров, для которых это обозначение зарегистрировано иным лицом (п.161 Постановления Пленума ВС РФ №10).
Данное положения уже было ранее отражено в Справке суда по интеллектуальным правам, с ключевыми положениями которой можно ознакомиться в нашем разделе Новости права.
Таким образом, положения Пленума закрепляют сложившуюся на сегодняшний день судебную практику.
| Заинтересовала услуга? | Не нашли ответа? |
| Узнать цену | Задать вопрос |
02.09.2008 г.
ИНН 5407053894
