Согласие на регистрацию товарного знака

ПОЛУЧЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА С ПОМОЩЬЮ ПИСЬМА-СОГЛАСИЯ

Одним из наиболее эффективных способов обхода запрета на регистрацию сходных до степени смешения обозначений является получение согласие правообладателя старшего знака.

Как судебная практика, так и практика рассмотрения заявок Роспатентом свидетельствует о том, что такое согласие принимается практически в 100% случаев (в т.ч. при высокой степени сходства знаков). При этом получить согласие можно и после отказа в регистрации, в ходе рассмотрения спора судом. В качестве примера можно привести дело № СИП-547/2019, где обозначению «ВЕТ ЛАЙН» был противопоставлен товарный знак «ВЕТЛАН», при этом оба знака использовались для одних и тех же товаров. Суд встал на сторону заявителя, т.к. ему удалось получить согласие правообладателя старшего знака на стадии оспаривания решения Роспатента в суде.

Готовое решение для вашего бизнеса

Регистрация товарного знака

Оформление прав на торговую марку в России и за рубежом

Ознакомиться с решением

Однако письмо-согласие работает не во всех случаях:

1. оно не принимается в случае тождества знаков,
2. и не поможет, в случае если сходство установлено с общеизвестным или коллективным знаком.

Кроме того, необходимо учитывать еще одно важное условие выдачи согласия – «безотзывность», таким образом, «передумать» позже не получится. Оспаривание правообладателем старшего знака охраны обозначения, на регистрацию которого он ранее дал согласие, как правило, рассматривается судами как злоупотребление правом и, по сути, отзыв согласия, что недопустимо.

Другое условие – потребители не должны вводиться в заблуждение.
Таким образом, регистрация сходного знака осуществляется, если сходство знаков носит дискуссионный характер. Если же сходство близко к тождеству, то исключение делается только для аффилированных, иных родственных с правообладателем старшего знака лиц (при этом необходимо привести доказательства такой «родственно связи»).

Следует также отметить и отрицательные моменты обращения к правообладателю за согласием:

1. некоторые правообладатели (и их не мало) не отвечают на подобные просьбы, и в случае, если все надежды возложить на письмо-согласие, можно упустить иные варианты преодоления отказа (например, приведение доводов об отсутствии смешения, оспаривание знака по неиспользованию и пр.);
2. правообладатель может запросить вознаграждение (и не маленькое) за выдачу письма-согласия;
3. если правообладатель не знал о вас, то получив обращение о выдаче письма-согласия, узнает, и может предъявить вам претензию о нарушении прав на его товарный знак (т.к. запрещено использовать без разрешения правообладателя сходное до степени смешения с его товарным знаком обозначение в отношении однородных товаров).

Таким образом, при решении вопроса о том, следует ли обращаться к правообладателю сходного товарного знака за согласием, необходимо взвесить все «за» и «против». Тем не менее в ряде случаев, получение письма-согласия – единственный выход преодолеть отказ в регистрации товарного знака.

Ключевые выводы из Решения СИП от 07.11.2019 г. по делу № СИП-547/2019:

1. Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет (пп.2 п.6 ст.1483 ГК РФ).

2. Вероятность смешения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (п. 162 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 №10).

3. Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение также возможно, если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

4. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем. (п. 6 ст. 1483 ГК РФ).

5. Согласие составляется в произвольной письменной форме и должно содержать сведения, указанные в п. 46 Правил составления документов на регистрацию товарного знака, утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 20.07.2015 г. № 482 (п. 3 Рекомендаций Роспатента от 30.12.2009 № 190).

6. Получение вышеуказанного согласия в ходе рассмотрения спора судом является основанием для отмены решения Роспатента и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения (п. 33 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе»).

При этом такое согласие не может быть квалифицировано судом как мировое соглашение, поскольку заключено не между сторонами судебного спора. Вместе с тем данное согласие является результатом примирения стороны по делу и лица, согласие которого на предоставление правовой охраны товарному знаку необходимо в соответствии с требованиями гражданского законодательства.

Товарный знак