Защита товарного знака правопреемником

Реорганизация и правопреемство на товарный знак

Реорганизация компании достаточно частое явление и может преследовать различные цели: оптимизация налогов, привлечение инвестиций, расширение бизнеса.

В зависимости от целей различаются и формы реорганизации: слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование. Однако все формы объединяет один ключевой признак – правопреемство, т.е. переход прав и обязанностей от одной компании к другой.

Правопреемство касается и исключительных прав, в частности такого важного для любой компании актива как товарный знак.

Готовое решение для вашего бизнеса

Регистрация товарного знака

Оформление прав на торговую марку в России и за рубежом

Ознакомиться с решением

Какие же права и обязанности в отношении товарного знака возникают у правопреемника и с какого момента?

Как и на некоторые другие объекты интеллектуальной собственности, право на товарный знак возникает с момента регистрации. Обязательной является и регистрация распоряжения правом на товарный знак (отчуждение, предоставление права использования, залог, переход права), без которого распоряжение считается несостоявшимся.

Реорганизация, как мы отметили ранее, влечет за собой переход права в силу закона, при этом правопреемство происходит в соответствии с передаточным актом (ранее также использовался разделительный баланс). Компания считается реорганизованной с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации (исключение - реорганизация в форме присоединения, которая считается завершенной с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица).

С момента внесения в ЕГРЮЛ соответствующий записи компания, к которой перешли права на товарный знак, может самостоятельно использовать товарный знак, а также защищать исключительное право на него.

Однако для того, чтобы распоряжаться исключительным правом, например, произвести отчуждение или предоставить лицензию на товарный знак, необходимо будет пройти две процедуры регистрации: сначала зарегистрировать переход права на товарный знак без договора в порядке реорганизации, а после зарегистрировать отчуждение, лицензию или иное распоряжение правом.

Судебная практика по переходу прав на товарный знак правопреемнику

Как показывает практика, регистрацию все же следует производить своевременно, в противном случае, конкуренты могут попытаться поставить под сомнение ваши права на товарный знак, что может впоследствии выльется в длительный судебный процесс, как это случилось с правопреемником в деле № СИП-653/2018.

В указанном деле суд первой инстанции фактически отказал правопреемнику в защите ошибочно посчитав, что для перехода права в порядке реорганизации внесения соответствующих записей в ЕГРЮЛ и утверждения разделительного баланса недостаточно и требуется обязательная регистрация перехода права в Роспатенте. Президиум СИП отменил данное решение, направив дело на новое рассмотрение, однако потраченное на отстаивание своих прав время правопреемнику уже не вернуть.

Мотивировка из Постановления Президиума СИП от 07.06.2019 по делу № СИП-653/2018:

1. В п. 3 ст. 58 ГК РФ указано, что при разделении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с передаточным актом (в редакции Кодекса, действовавшей на дату прекращения деятельности юридического лица, - в соответствии с разделительным балансом).

2. Согласно п. 2 ст.1232 ГК РФ в случаях, когда средство индивидуализации подлежит государственной регистрации, переход исключительного права на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации.

3. Пунктом 6 ст. 1232 ГК РФ установлено, что при несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на средство индивидуализации, такой переход считается несостоявшимся.

4. В случаях, когда переход права на соответствующие результат или средство подлежит государственной регистрации, при реорганизации юридических лиц исключительное право, по общему правилу, переходит к правопреемнику и подлежит защите с момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ (статьи 57, 58 и пункт 6 статьи 1232 ГК РФ).

С этого момента правопреемник получает возможность самостоятельно использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности любым способом и в любой форме, а также защищать исключительное право, в том числе путем обращения в суд.

5. При этом реализация правомочий, составляющих содержание права на товарный знак, в полном объеме возможна только при условии государственной регистрации состоявшегося перехода права в установленном порядке.

Так, распоряжение исключительным правом правопреемником (а равно совершение любых действий, определяющих порядок существования исключительного права) возможно только после государственной регистрации перехода исключительного права или одновременно с ней.

6. Если правопреемник не обратился за государственной регистрацией перехода исключительного права после завершения реорганизации, то риск возможных неблагоприятных последствий для взаимоотношений с третьими лицами лежит на нем как на правообладателе.

Таким образом, правопреемник правообладателя спорного товарного знака, прекратившего свою деятельность в результате реорганизации в форме разделения, вправе реализовывать свои правомочия по использованию и защите исключительного права на спорный товарный знак независимо от внесения соответствующих сведений в Государственный реестр.

Товарный знак